走出专利申请的误区

郑立

走出专利申请的误区&PCT及国外专利申请问答

一、走出专利申请的误区

1. 有了专利，就可以实施该专利技术了

专利权授予专利权人的是禁止他人实施该技术的“排他权”，而不是授予专利权人自己能够实施该技术的权利。一项产品中可能有很多其他人的在先专利，因此实施自己的专利仍然有可能侵犯他人在该产品中的专利权，甚至是核心技术的专利权。此时可以用自己的专利作为谈判筹码，与对方进行交叉许可。

2. 专利申请授权了，就得到了专利保护

授权的专利能否有效地保护发明，关键在于所批准的专利文本(主要包括“说明书”和“权利要求书”)的质量。如果申请文本质量不好，授权后不仅不能获得应有的权利，而且放弃了权利(授权后不能再扩大保护范围，也不能再重新申请)，使一项好发明变成了“烂专利”。

3.授权率高，因此专利申请的撰写质量好

撰写质量好的专利申请文本应该能够获得对技术的有效垄断权，即有效的法律保护。而如果仅仅是为了让专利申请获得批准，只需要在撰写申请文件和答复审查意见时，将保护范围缩小就能做到了。但所批准的专利由于保护范围太窄，不能对该技术进行有效保护。

4.不容易被无效，因此批准的专利质量好

质量好的专利文本应该能够获得对技术有效的法律保护。而如果仅仅是为了让专利申请获得批准并且不容易被无效，只需要在撰写申请文件和答复审查意见时，将保护范围缩小就能做到了。这样获得的专利是不容易被无效的，但由于保护范围太窄，不能对该技术进行有效保护。

5.发明专利申请很难授权

专利是授予专利申请人的“私权”，所以如果申请人牺牲权利而缩小保护范围(从而不会对公众权利构成威胁)，则发明专利申请(包括国外发明专利申请)是非常容易获得授权的，而且授权的专利不容易被无效。但这样的专利因为保护范围窄，实际上没有保护作用。

6.实用新型申请很容易撰写

实用新型申请因为不进行实质审查，所以只要符合形式要求，就能够授权，因此实用新型申请一般都会批准。但这并不意味着申请文本容易撰写，因为如果需要有效的法律保护，仍然需要高质量的申请文本。否则即使授权了，也不能有效地保护技术，并且丧失了权利。特别地，由于在审批过程中几乎没有修改机会，对申请文本的撰写质量要求比发明申请更高。所以，实用新型申请实际上是“好批不好写”。

7.实用新型比发明低级

对实用新型的创造性要求比对发明的要求低，从这点看，实用新型确实比发明“低级”。但是，申请专利的目的是为了有效的法律保护，即对技术的垄断权，而不是比赛创造性的高低。而实用新型因为对其创造性的要求低，而不容易被无效，使专利很稳定。在中国目前的技术发展高度较低的阶段，应充分利用实用新型保护自己的技术，并且利用实用新型形成外围专利，作为谈判筹码，迫使拥有核心专利的竞争对手进行交叉许可。

8.授权越快越好

推迟专利授权有很多好处。虽然专利申请只有在授权之后才能行使权力，但专利申请一旦提出，就已经对竟争对手、特别是对其合作伙伴产生了威慑作用，推迟授权则因权利不确定而增强了这种威慑作用。而且由于尚未授权，对手无法提出无效请求，增强了对竞争对手合作伙伴的威慑力。此外，由于专利尚未授权，他人无法进行回避设计。推迟授权还可有更多的时间根据市场实施的情况考虑最好的权利范围。此外，推迟授权可以推迟缴纳专利年费。

9.维权环境差，或不愿意诉讼，所以不申请专利

企业拥有了专利(或提出了专利申请)，就拥有了在法律上的主动地位和在商业上的威慑作用(特别是威慑竞争对手的合作伙伴)，在商业竞争中拥有更多的谈判筹码，而并非是为了进行诉讼。从这个角度看，企业拥有的专利或专利申请越多越好。但申请专利和维护专利是需要一定成本的，以平衡公众权利，这才是制约企业申请专利的重要因素。

10.专利是高科技，而对于简单的技术，创造性低，不应该申请专利

申请专利是为了获得对技术的垄断权，而不是获得科技进步奖。专利保护的是在商业上有价值的技术，而这些技术不一定是高科技。对于简单而且有商业价值的技术，很多竞争对手都希望使用，这样的技术更需要申请专利。而且创造性的高低，不只考量其技术难度，显著的技术效果也是非常重要的考量因索。相反，如果一项高科技如果没有商业价值，或者仿造的成本非常高，申请专利的价值并不大。

11.不容易授权，所以不应该申请专利

专利申请只要还未被驳回，就会给竞争对手(特别是竞争对手的合作伙伴)产生了威慑作用。专利申请即使最后不能授权，也仅仅是浪费了有限的申请成本而己，但其因威慑作用所获得的商业收益却可能很大。所以，对于有商业价值的创新技术，无论其是否最后能够获得批准，都应该考虑申请专利，以获得法律上的主动地位和商业上的威慑作用。

12.企业的技术水准不高，没有什么创新可获得发明专利

只要是解决了技术问题的任何创新点都可以申请发明专利，而不一定是高科技。只要这个创新有商业价值，就应考虑申请专利，以获得法律上的主动地位和商业上的威慑作用。对于发明专利申请，如果保护范围比较窄，就容易获得批准。

13.核心技术申请专利，就可以高枕无忧了

仅仅将核心技术获得专利常常是不够的，还应该对在核心技术的基础上发展的外围技术或产品设计申请专利，以避免这些技术被其他人申请专利后，迫使你将核心专利进行交叉许可。核心技术在申请专利后18个月就会被公开，在提交核心技术的专利申请后，应尽快进行外围技术的开发和产品设计，并对改进技术申请专利，以尽量避免这些外围技术或改进技术的专利落入他人之手。

14.别人已经有核心技术的专利了，我就不能使用该技术了

首先应分析该专利的授权的专利质量，特别是其权利要求书所确定的保护范围，以便通过回避设计来避免侵权。如果专利质量很好而很难绕过其保护范围，则可与专利权人通过各种互利的交易方式获得实施该专利的许可，特别是可利用自己改进技术的外围专利作为谈判筹码，迫使其将核心技术进行“交叉许可”。

15.该发明有美国专利了，在中国不能生产

专利是有地域性的，并没有所谓的“世界专利”。美国专利只在美国获得保护，如果该发明没有在中国获得专利，则在中国是不受专利保护的，并且很可能因为已经丧失新颖性而不能再在中国获得专利了。

16.获得国外发明专利很难

与获得国内发明专利一样，通过缩小保护范围就可以很容易获得一件国外发明专利，甚至会比国内更容易获得。但这样获得的专利是不能有效地保护该技术的。

17. PCT是国际专利

PCT只是申请国外专利的一种程序，相当于暂时“挂号”，等到一定时间时(自优先权日起30个月)就要到各个国家分别进行审查和批准。而PCT本身并不会获得批准，所以并没有“国际专利”。

18. PCT申请很高级，很难处理，费用很高

PCT申请是非常容易的，对发明内容和国内申请一样，并无特别要求。申请程序也非常简单，只要将申请文件提交给受理局(中国专利局)就可以了，可以用中文提交，等到30个月期限快到了，再决定是否进入国外就可以了。费用也不高，官费仅1万元左右(个人为3500元左右)。提交PCT申请就相当于向所有近180个PCT成员国提交了专利申请，保住了申请日，并对所有成员国都形成了威慑作用。在一定时间内(从优先权日起30个月)，需要到希望得到专利保护的各个国家分别办理进入手续，并分别在这些国家进行审查和授权。

二、PCT及国外专利申请问答

1. 申请国外专利有哪些途径

申请某个国家的专利，一般有两个途径。其一是在中国申请提交后的一年之内(即优先权期限内)，直接向这个国家提出申请，以享受巴黎公约或WTO优先权。其二是在优先权期限内先提交PCT申请(即所谓的“国际申请”)，然后在优先权日起算的30个月(有些国家是31个月)内，再进入这个国家(即所谓的“国家阶段”)。

2. PCT申请有什么好处

通过PCT申请的一大好处，是“花钱买时间”，可以用较少的费用，保留了向所有的PCT成员国(共179个)提出申请的权利，而将实际向相应国家申请的费用推迟到自优先权起算的30个月(某些国家为31个月)。申请人有更多的时间判断是否值得进入各个国家，在这段时间可以对发明的商业前景作进行市场检验，或与潜在的合作方进行商业谈判等。此外，申请人在国际阶段还会收到国际检索报告和书面意见，这对专利申请的前景有一定的参考作用，有利于申请人对是否进入各个国家作进一步的判断。

特别应该认识到的是，在这个时间内(即“国际阶段”)，PCT申请在所有PCT成员国具有对竞争对手、特别是其合作伙伴的威慑作用。

3. 什么时候应该直接申请而不通过PCT途径

虽然一般而言，PCT申请有很多优点，但并非所有的国家都是PCT成员国，例如大多数中东国家和台湾并非PCT成员国，应在一年的优先权期限内直接提出申请。

此外，欧盟的一些登记制国家(例如法国、荷兰、比利时)，如果通过PCT途径则必须通过费用较高的欧专局。如果想利用这些国家的登记制，则应直接申请。

由于PCT申请有一定费用(法人申请的官费为1万元人民币左右)，如果申请人不想利用PCT的优点，则可能考虑不通过PCT申请。

4. 在提交PCT申请的时候，是否可以进行修改

和直接向国外申请一样，在提交PCT申请的时候，可以对申请文本进行修改和补充，以使得申请文本更加完善。而一旦PCT提交后，修改将不允许超出PCT申请文本的公开范围。在一年的优先权期限内，申请人常常对发明内容有了新的改进。所以，申请人应充分重视这次重要的修改和补充的机会。

专利申请文本相当于专利权人与公众之间签署的一份关于权利分割的“合同”，因此申请文本的撰写质量是至关重要的，否则授权的专利意味着放弃权利而不是获得权利。目前国内许多专利申请文本的撰写质量是比较差的，但绝大多数申请人并未意识到这一点。PCT申请时的修改是一次重要的修补机会。

此外，由于PCT申请并不收取超权项费，为了充分利用PCT的国际检索服务，应考虑多写一些权利要求，包括更多的创新点。

5. 为何要特别重视申请文件的翻译质量

作为界定专利权人与公众之间权利分割的“合同”，申请文本的质量是至关重要的。如果在进入某个国家时的译文质量差，则定然造成对专利权人不利的后果。

在PCT进入国家阶段时，大多数国家都要求提交PCT申请文本的直译译文(即使原文有误，在译文中也必须“将错就错”)。如果错误的译文扩大了授权权利要求的保护范围，则可能会使得授权的专利无效。

此外，如果译文质量差，在审查时审查员也容易因此而提出文本质量的问题，并要求修改，从而发生更多的官费和律师费用。

6. PCT国际阶段是否应该提出国际初审请求

在申请人收到不利的国际检索报告和书面意见时，常常考虑提出国际初审请求，对权利要求书进行修改，并对书面意见进行争辩，以针对新的权利要求获得有利的国际初审报告。

如果申请人感兴趣的国家主要是一些审查能力较弱的小国家(例如泰国、土耳其等)，这样做有其好处，因为这些国家常常会借助国际初审报告作出审批决定。

但是，如果申请人感兴趣的主要是审查能力较强的发达国家(如美国、欧盟等)，则提出国际初审弊多利少。由中国专利局作为国际初审单位作出的国际初审报告对这些国家的审查几乎没有影响，但却在审查过程中留下更多的案底，在禁止反悔的原则下可能会对申请人不利。

7. 为何应考虑PCT回头进入中国国家阶段

在外国专利局审查时，常常检索出致命的对比文件。而中国专利局审查质量并不高，很可能并未查出这些致命的对比文件，而此时中国申请可能已经授权，已无法再进行合适的修改。而PCT进入中国国家阶段，为权利要求的进一步修改提供了宝贵的机会。而这只需要支付50元的印刷费，不需要支付申请费和审查费。

8. 如何安排各国的审查

高质量的审查有利于授权的专利权稳定，这对专利维权时是非常重要的。在国际申请中，合理安排各国的审查，不仅可以大量节省申请成本，而且有利于提高审查质量。

通常可以考虑PCT提前进入某个审查质量较好的国家。如果美国是感兴趣的国家之一，建议可考虑提前进入美国，而美国的审查结果对其他国家有较好的参考作用。通常情况下，一些国家(例如加拿大、澳大利亚等)会跟随美国的审查结果。而对于中国等其他国家审查质量相对较低的国家，美国的审查结果无疑有利于申请人对在各国的申请作相应的主动修改，以获得相对稳定的专利权。

为了加快国外专利的审查，申请人可考虑充分利用目前中国与一些国家(美国、日本、德国、韩国等)建立的PPH(专利审查高速路)体系。

9. 如何选择外国律师事务所

对于发达国家，由于相关法规和行业管理比较规范，选择余地较多。通常情况下，应考虑选择中等规模(30-50人左右)的事务所，大型的事务所适合于申请量较大的申请人，费用贵，但服务并不好;而太小的事务所可能会发生不稳定的风险。此外，应选择专门从事专利申请的事务所，而不是一般律师事务所或以专利诉讼为主的事务所，否则不仅会存在流程管理的问题，而且费用较高，但对专利申请的服务质量并不好。

对于不发达国家，首先应考虑安全因素，一般可通过欧美同行的推荐来选择事务所，并进行各种测试。

有的国外事务所里有华人，但应正确认识华人的作用。华人有利于在文化上的沟通，但在操作上不能依赖华人，特别要避免用中文作为书面指令。原因之一是华人有可能某一天会离开，原因之二是专利申请需要很多流程秘书的配合，而中文的指令需要翻译并可能造成误解。

10. 申请美国专利时要特别注意避免的错误

根据美国专利法的规定，在申请过程中任何欺骗美国专利局的行为都有可能造成批准的美国专利不可维权(unenforceable)。而中国申请人常常在这方面会犯下以下的错误，造成专利不可执行的重点后果：1)发明人不真实，常常将公司老板作为发明人;2) 未将对专利性有不利影响的资料或信息提供给美国专利局;3)超过500人的企业，以老板个人名义申请，要求享受小企业待遇。

另外，由于美国申请时需要发明人签署声明和转让证明，如果发明人是公司员工的话，应及时获得这些文件(最好在申请中国专利时就准备)，以免在PCT进入国家阶段时，这些发明人已经不在公司而很难获得这些文件。

11. PCT进入美国国家阶段的途径

PCT进入美国国家阶段，可以与其他国家一样以常规的方式进入，也可以以美国国内优先权的方式提交“继续申请”。特别地，可以以“部分继续申请”(即Continuation-in-part或CIP)的方式进入，可以对PCT申请文本进行补充和修改。以“继续申请”或“部分继续申请”的方式进入美国，可用来修补PCT申请中可能存在的文本问题，也可以用来修补可能存在的发明人缺陷(更正发明人)。

责任编辑：崔有天